Регистрация отчуждения товарного знака в Роспатенте

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности. Владелец имеет право решать, исходя из своего видения, что с ним делать. Один из вариантов – передача прав на пользование товарным знаком иным компаниям или физическим лицам.

Это можно сделать так, чтобы была взаимная выгода. К примеру, договор франчайзинга. Тогда у правообладателя растут доходы, потому что франчайзи платит ему взносы, а сами франчайзи могут работать под уже приобретшим популярность брендом, не тратя время, силы и деньги на раскрутку.

Иногда конкретный товарный знак правообладателю просто не требуется больше. Такое может произойти в случае, если владелец компании решил в принципе поменять вид деятельности и заняться чем-то совершенно другим. Или был произведен масштабный ребрендинг.

Тогда можно остаться на позиции правообладателя (продолжать владеть), но иной бизнесмен будет выпускать продукцию или оказывать услуги под известным брендом. Или исключительные права на товарный знак можно целиком передать другому юридическому лицу. Последний вариант называется отчуждением товарного знака.

Об этой возможности повествует 1488 статья ГК РФ. Если ваш контрагент – физическое лицо, гражданин, этот вариант не подойдет. Согласно закону, уступит исключительные права на товарный знак можно только фирме, предприятию. То есть юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю.

В общем, посредством отчуждения товарного знака вы как бы «отдаете» товарный знак. Но, как вы помните, товарный знак регистрировался на какие-то классы МКТУ. Поэтому и «отдать» можно его либо на все классы или на какие-то конкретные.

Из-за этой возможности деления на части можно, получается, передать исключительные права сразу нескольким лицам. Правда, у тех, кому вы передаете права, должны оказаться разные классы, чтобы они не могли под одним и тем же товарным знаком выпускать одни и те же товары или оказывать одни и те же услуги.

Например, у вас компания «Декартром», которая продает запчасти автомобильные и дополнительно оказывает услуги по техобслуживанию машин. По договору отчуждения товарного знака вы передаете одному юридическому лицу право продавать под знаком «Декартром» запчасти, а другому – право под этим названием (плюс логотип) проводить ТО.

Когда вы подписали со своим покупателем или покупателями договор, потребуется регистрация отчуждения товарного знака в том же органе, где производилась его регистрация – Роспатент. Это логично, ведь это ведомство должно знать обо всем, что происходит с объектами интеллектуального права. Оно гарантирует защиту и поэтому должно понимать, кто сейчас владеет торговой маркой. Для этого и требуется регистрация.

Примем во внимание, что вы хотите уступить права на свой товарный знак и желаете сделать все по закону, то есть провести регистрацию произошедшего изменения. Действуем в этом случае по пунктам.

Сначала составьте договор. Сделайте это по всем правилам с учетом нюансов и тонкостей, характерных для вашей ситуации. Не используйте по возможности шаблоны – эта рекомендация распространяется вообще на все договоры, в том числе, договоры с товарными знаками.

Стандартизированные формы нужны исключительно для того, чтобы ознакомиться с принципом формирования документа, а не для того, чтобы реальную жизненную ситуацию пихать в общий для всего и всех договор, который не предусматривает особенностей вашего бизнеса.

То, что точно должно быть прописано в договоре, - это информация о выданном вам свидетельстве о регистрации товарного знака (реквизиты), сумма, которую заплатит покупатель, порядок ее выплаты (сразу, частями, до какой даты и так далее).

Также должны быть прописаны условия передачи товарного знака – каким образом он будет «передан» новому владельцу от правообладателя, при каких условиях. Например, «после получения всей суммы на расчетный счет юридического лица».

По возможности, доверьте составление договора отчуждения исключительного права на товарный знак юристу. Причем не просто юристу общей практики, который ведет любые дела – от семейных и наследственных до земельных и налоговых, а специалисту в сфере интеллектуального права, бизнес-юристу, чьи знания и навыки максимально заточены под взаимодействие с предпринимательским сообществом и связанными с этой сферой мероприятиями.

Если вы обратитесь к специалисту, он не только составит договор и проконсультирует вас, но и возьмет на себя вообще все задачи по регистрации изменений в Роспатенте под ключ – тогда вам не придется тратить на данный вопрос свое время и силы.

После составления и подписания договора необходимо заплатить госпошлину. Она платится в принципе за все действия, которые государство совершает по отношению к вам или вашим объектам в силу предоставления услуг. И регистрация отчуждения товарного знака здесь – не исключение из правил.

Суммы в данном случае похожие на те, которые вы вносили при регистрации самого товарного знака в свое время. Чтобы оплатить регистрацию договора, вам нужно будет заплатить 13500. За второй и последующие знаки – по 11500.

Почему обязательно вам? На самом деле эти деньги беспроблемно может внести как предыдущий владелец (правообладатель), так и новый, то есть приобретатель исключительных прав. Две стороны могут договориться о том, кому платить.

Когда пошлина оплачена, можно заняться сбором документации для последующей ее подачи в Роспатент. Самый главный документ – заявление о том, что вы просите провести регистрацию договора, так как эта услуга проводится в заявительном порядке.

В заявлении указывается тип договора под регистрацию, информацию о первой и второй стороне сделки, предмет договора – например, товарный знак такой-то, зарегистрированный там-то и тогда-то, о чем выдано свидетельство такое-то, удостоверяющее…

Второй документ – чек о том, что государственная пошлина была уплачена. Обычно также прикладывают сам договор. Но можно воспользоваться выпиской из него. Главное, чтобы в выписке были сохранены существенные условия – это важно, чтобы регистрация договора отчуждения состоялась.

Кстати, договора (или же выписки из договора) потребуется аж три штуки. Но одному каждой стороне и еще один экземпляр остается в Роспатенте. Так что не забудьте предусмотреть этот момент и создать сразу три экземпляра.

Дополнительно в список документов войдет доверенность на представителя, если бумаги в Роспатент подавать будет не сам заявитель. Это часто бывает, например, когда юрист ведет за вас дело. Или когда у владельца крупной компании нет времени заниматься вопросами товарных знаков, и он поручает этот вопрос своему заму.

Далее вы любым удобным для вас способом отправляете документы в Роспатент и остаетесь ждать. Обычно весь процесс происходит в течение двух, максимум трех месяцев. Когда регистрация завершена, обе стороны договора получают уведомление. С ним вместе приходит экземпляр договора (помните, их было три), а также приложение к свидетельству на товарный знак, которое выдавалось после его регистрации.

Итак, всего четыре шага для регистрации договора:

• Составление договора,
• Уплата пошлины,
• Сбор документов,
• Подача и ожидание.

Итогом этих шагов становится внесение изменений в реестр, который ведет Роспатент. Также осуществляется полный переход прав на знак другому лицу.

Внимание: если по договору вы уступали права на знак не целиком на все классы МКТУ, а только на часть, тогда буде оформлено и получено новое свидетельство на товарный знак (так как должна произойти разбивка).

• Несмотря на то, что исключительные права на знак могут передаваться только в отношении части товаров/услуг, само право передается в полном объеме, иначе это не договор отчуждения.
• Договор должен быть представлен в письменной форме. Это кажется очевидным, и все же: устный договор недействителен.
• В законе есть фраза о том, что данного договора на товарный знак предполагается возмездность, то есть получение оплаты одной стороной от второй стороны. Про безвозмездность есть оговорочка, что такое возможно, если прямо предусмотрено условиями заключаемого договора – но не между двумя коммерческими структурами точно.
• Если не соблюсти требования закона, договор не будет действительным.
• Если в договоре не прописать ни саму стоимость товарного знака, ни способ ее формирования, это не значит, что никто никому ничего не заплатит. В этом случае по умолчанию предполагается, что ценой на средство индивидуализации станет цена иного товарного знака, который аналогичен объекту договору и приобретен в похожих условиях (по времени, по территории).
• Отчуждать по договору уступки можно не только товарный знак, но и полезную модель, промышленный образец (но тогда о патенте говорим), базу данных и программу для ЭВМ, изобретение, знак обслуживания и так далее. Про товарный знак мы говорили в этой статье только потому, что регистрацию договора с ним заказывают чаще всего.
• Заявление на регистрацию для Роспатента всегда пишется на русском. Остальные документы могут быть на иностранном, но тогда с переводом.
• Все документы, которые уходят в Роспатент, должны быть пронумерованы и прошиты, если страниц больше одной. Не должно быть помарок, исправлений. Адреса и наименования не сокращаются.
• А конструкторскую документацию нужно тоже отчуждать по договору? Можно воспользоваться ДКП, если речь идет НЕ о результате интеллектуальной деятельности.
• Если хотите по договору передать право использовать обозначение, но хотите оставаться владельцем, вам подойдет лицензионный договор. Лицензионный договор в этом плане чрезвычайно похож на договор аренды жилья.
• Лицензионный договор может предполагать лицензию исключительную и неисключительную. Если вы не хотите потерять торговое обозначение навсегда, рассмотрите вариант лицензионного договора, а не уступки.

При возникновении любых вопросов по договорам и регистрации обращайтесь к юристу за бесплатной консультацией по профильным вопросам.